& 美国专利
USPTO近期公告两项37 CFR修法提案
作者╱北美智权
法规研究组
近月USPTO曾公告两份37 CFR修法提案，预备改变部分PTA天数计算方式、简化Reexamination程序。两项办法是否真会修订，目前尚存变量，即使修订，会否依提案内容修法，也还难以预测。以下仅先简单整理两份公告重点内容，供有兴趣了解的读者参考。
PTA计算方式修改提案
USPTO今年4月6日公告（76 FR 18990）专利权期间调整（PTA）天数计算方式修改提案，考虑改变部分复审及IDS呈报程序相关PTA天数核算办法。
复审程序部分，2005年USPTO推行Pre-Appeal Brief
Conference试办计划，也就是复审请求人在提出完整复审请求书（Appeal Brief）、全案移交BPAI审理之前，可先提5页简要内容点出官方核驳处分的明显错误，由审查部门3人小组先行过滤，有机会直接藉此重新打开审查程序，省下复审请求书及后续程序文件的可能花费。但当时USPTO曾说明，这类审查部门3人小组的决定并非BPAI决议，即使藉此撤回原核驳处分，甚至直接收到核准通知，申请人取得专利后并无法因此获得PTA天数补偿。
但这项试行计划推动多年，USPTO的态度也有了转变。此次公告提议：除申请人主动提RCE之类的例外状况之外，申请人一旦递交复审请求书（Notice of Appeal），即使未移交BPAI处理，只要审查官重新打开审查程序或直接寄发核准通知，即有资格在取得专利后获得期间的PTA补偿，而其补偿天数，相当于复审请求书递交日到下一核驳或核准通知寄发日所经过的时间。
IDS呈报程序部分，依37 CFR 1.704规定，在部分状况下（37 CFR 1.704(c)(6), (8), (9), (10)），IDS呈报有可能导致PTA天数损失。为避免这种状况，申请人可在IDS呈报时一并提出37 CFR 1.704(d)声明：相关文献为外国对应案首次引用，且是在30日内呈报予USPTO知悉。
而USPTO此次提案，则计划扩大37 CFR 1.704(d)声明适用范围，除外国对应案首次引用的先前技术文献之外，还将包括USPTO在其它关联案首度引用的文献，以及外国对应案、PCT对应案、美国关联案中官方寄发的审查意见通知书。
简化Reexamination程序提案
美国国会正积极推动专利改革法案，领证后程序正是其中一项修法重点。但因国会修法提案几乎未讨论单方再审查（Ex Parte Reexamination）程序，而多方再审查（Inter Partes
Reexamination）程序即使依规画方向修法，也需分数阶段逐年导入新制。为此，USPTO认为有必要持续改善现行再审查制度，于今年4月25日公告（76 FR 22854）再审查程序简化提案，并在6月初召开公开会议听取各方意见，希望能进一步缩短再审查程序审结时间。
USPTO初步抛出的简化构想大致包括以下重点：
1.单方及多方再审查程序共同适用之提案
针对再审查请求书所提各项可专利性的实质新问题（SNQ），再审查程序请求人不能只是声称「相信」前述问题为新问题，需逐一论证这些SNQ属于先前审查阶段未曾讨论、未曾考虑的新议题。
针对请求再审查的各项标的专利范围，再审查程序请求人应说明引用文献可如何套用于该些专利范围的每一限制（Limitation）。第三方请求人需依新颖性、非显而易见性、Double Patenting等类别，明确提出各项专利范围的拟议核驳（Proposed Rejection）；假使请求人就是专利权人，则需就各项专利范围做新颖性、非显而易见性、Double Patenting等相关分析。
若再审查请求书列举复数项SNQ，程序请求人需证明各项SNQ未重复，否则重复的SNQ将被视为属于单一SNQ。
若再审查程序请求人为第三方请求人，且针对单一专利范围有复数个拟议核驳为审查官所采用，审查官可自行分组并选定其中的代表核驳（Representative Rejection，即审查官初步判断，克服该核驳后，同组其它拟议核驳可能也将不复存在），但若走入复审程序，BPAI可认定同组任一核驳（不限于代表核驳）成立，进而确认维持原审查的核驳处分。
再审查请求人若需递交必要证据（例如宣誓书（Declaration）），应于再审查请求书送件之初一并提出。送件之后，第三方请求人若可依法提出且希望提出其它证据，只能针对专利权人声明回复或官方OA（后者限多方再审查程序）中的论点予以反驳，且需一并写入相关说明。
若专利权人希望提出修正或必要证据（例如宣誓书、测试数据），应于程序中第一次提出专利权人声明或回复时一并递交，否则只能针对后续非终局OA的新核驳理由提修正或证据。终局核驳之后，只有4种可接受的修正形式。
再审查程序只能就引证文献衍生出的SNQ修正专利范围，因此专利权人若想修正专利范围，应一并提出声明，说明修正后的专利范围可克服引证文献引发的SNQ。只要所附声明确实针对各项修正文字逐一具体论证，即使未能说服审查官，又或修正内容引发新的核驳理由，所提修正都会纳入档案记录，为审查官所考虑。
列举多项现今常见的再审查程序Petition和反对意见（Opposition）类型，以及USPTO目前的处理政策，以清楚定义再审查程序可接受、不予考虑的各类Petition及反对意见。
2.适用单方再审查程序之提案
为加速单方再审查程序审查步调，日USPTO公告试行办法：单方再审查案登录请求日后，由官方主动联络专利权人，确认专利权人有无意愿提交35 USC 304声明，如专利权人表示不会提交35 USC 304声明，审查官就可立即开始检视该案内容，无需等2个月后再动作。由于初步试办成效良好，USPTO计划把这项试行办法转为全面施行的正常作业模式。
承上，若专利权人未表示放弃提交35 USC 304声明，且审查官判断单方再审查请求书所载SNQ成立，寄发成案决定（Order Granting Reexamiantion）时，将并附临时性质的第一次实质审查意见通知书（Provisional FAOM），若未能克服内容所提各项临时性质的核驳，下一份OA即有可能成为终局核驳。
3.适用多方再审查程序之提案
若有前述1.4所说情况，即审查官对单一专利范围的复数个拟议核驳自行分组、选定其中的代表核驳，第三方再审查程序请求人可于审查期间及后续复审程序提出不同意见。
整合37 CFR 1.949、37 CFR 1.953条文内容，现行分别寄发的审结通知及复审权利通知，改以一份终局OA代替。终局OA将说明各项专利范围审查结果、解释各项代表核驳，若是专利权人有意递交修正、进入复审程序，或第三方请求人希望提出复审，这份终局OA也会提示相关期限。
修订37 CFR 41.61、41.67、41.68、41.71、41.77，第三方请求人只能对未被核驳的专利范围提出复审。但若专利权人就被核驳的专利范围提出复审，第三方请求人可在后续程序主张以额外理由核驳这些专利范围。
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美国专利RCE程序
最近收到USPTO的Final OA,有人建议提交RCE(Request for continued examination),BBS上也看到过关于RCE和CP(continuation application)的贴子,能否请教二者的区别.另外听说在RCE程序中已经不允许将说明书中的matters加入到claims中,是这样吗? 在response to final OA时提交RCE后,如果这个response仍然被reject,情况会是怎样?那么CP程序中允许将说明书中的matters加入到claims中去吗?
楼主，对于你的问题，我的意见如下：1. 如果你收到的是Final OA，那么你还有Response的机会，因此，现在不用提RCE。2. 对于RCE与CP的区别请参靠本版块的另一篇帖子。3. 对于Final OA的Response一般不允许将说明书中的matters加入到claims，因为很可能需要Examiner作新的search。 RCE程序中，你的修改与Response类似于non-final OA，一般允许将说明书中的matters加入到claims。4. 对于CP或者CIP将说明书中的matters加入到claims中去肯定是允许的，而且CIP可以增加之前说明书没有揭示的内容。
进一步补充：&1. 如果你收到的是Final OA，那么你还有Response的机会，因此，现在不用提RCE。&Final OA 后的Response不是申请人的matter of right，审查员有权忽视，尤其是会引发新的检索或者审查。&2. 对于RCE与CP的区别请参靠本版块的另一篇帖子。&大概在哪一页？我想看，多谢！&4. 对于CP或者CIP将说明书中的matters加入到claims中去肯定是允许的，而且CIP可以增加之前说明书没有揭示的内容。&ok。同时应该明白加入的new matter不能享有原申请日。
focus on RCE issue of yours!You may choose to either file an RCE or reply the Final OA on this stage, well that depends!Should you think that you might be able to get it approved if you further argue the patentability of your previous claims without substantial amendments to the claims, then go argue.Should you think that you might not be able to get it approved, that means you have to amend the claims, you'd better directly go filing an RCE to prompt the prosecution.I suppose that you are crystal clear about the meaning of substantial amendments.&&Sometimes if you believe a specific dependent claim contains patentable weight, you can choose to take the subject matter that is allowable or suppose to be allowable and add it to the independent. That way, you make no substantial amendments, coz everything presented in the claims remains substantially the same as previously considered by the Examiner.Plus, RCE is an action to re-open a prosecution of an invention. CIP or so called CP are to open a completely new prosecution with a new application number, they should be examed separately and by different Examiners.
CP应为CA＝continuation applicationCIP=continuation application in part
如果你在Final OA的Mailing Date两个月之内答复此Final OA，则Examiner会给你一个Advisory Action（AA）。通常Examiner很少会接受Final OA的答辩理由。但是毕竟你有一次陈述自己立场和理由的机会。这样的机会通常是不应该放弃的。如果你认为自己的Response to Final OA理由充分，那么如果Examiner不接受你的理由，很有可能就要提Appeal Brief。因为双方已经没有什么好谈的了。都认为对方在强词夺理，所以需要到Borad寻求仲裁。如果AA之后，你依然想要和Examiner寻求妥协，那么提RCE，此时你可以修改Claim，把说明书中的东西加进来。下面回答你的两个问题：Q 1，直接Response，如果rejected，后续程序是Appeal? 是否允许file RCE or CP or CIP?A& && &可以Appeal，可以RCE，可以Abandon。Q 2，RCE被rejected，后续程序又是什么?A& && &RCE一定要对Claim进行修改，否则可能会直接得到一个Final OA，切记！ RCE其实就是重新开启一次专利审查流程。你可以一次又一次的交钱，一次又一次的提交RCE，直到你没钱了或你不想玩了。你也可以在很生气的情况下，Complain一下下，提一个Appeal。
&&最后修改于
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